특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허3994 판결(이하 ‘대상판결’이라 한다)의 사안에서 출원인은, 미국 특허공개공보의 내용이 인용에 의해 이 사건 출원발명의 명세서에 포함되는데 해당 미국 특허공개공보에 이 사건 화합물의 약리효과에 대한 시험례가 기재되어 있으므로 실시가능요건을 충족한다고 주장하였고, 법원이 이에대해 판단하였다. 즉, 대상판결은 실시가능요건 판단과 관련하여 ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’ 쟁점에 대해 검토한 특허법원 판결이다.
PCT 출원은 계속 증가하고 있는 추세인데 ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’ 관련 각국 실무에 차이가 있어 지정국 국내 단계에서는 물론 PCT 출원단계부터(지정국에 따라 출원일 변동 없는 보정이나 보완이 곤란할 수 있음) 출원인의 주의가 필요해 보인다. 왜냐하면 PCT 출원 당시 ‘필수사항’에 대해 ‘인용에 의해 포함’한다는 취지가 기재된 경우 각국 국내 단계에서 명세서 기재요건 판단에있어 다른 결론에 도달할 가능성도 있기 때문이다.
이 사건에서 문제 된 것은 국제특허출원이지만 일반적인 국내 출원에서도 ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’은 문제 될 수 있는바, 이에 대한 우리나라의 법리와 실무는 불명확한 것으로 보여 향후 정비가 필요해 보인다. 우선 우리나라 특허출원 명세서에서 ‘인용’이나 ‘인용에 의한 포함’ 관련 실태를 조사한 후 심사기준을 정비하여 이에 대한 기본적 기준을 마련 후 운용하는 것이 바람직할 것으로 보인다.
한편, 특허출원 관련 국제 조약에서는 1 우선권 주장을 수반하는 PCT 출원에서 명세서 중 누락된 부분을 우선권 기초 출원의 범위 내에서 인용에 의해 포함하는 것(PCT, 우리나라는 유보), 2 (국내 또는 조약) 우선권 주장을 수반하는 출원에서 명세서 중 누락된 부분을 우선권 기초 출원의 범위 내에서 인용에 의해 포함하는 것(PLT, 우리나라 미가입), 3 출원일 인정과 관련하여, 국내‧외 자신의 선출원에 대한 인용으로 선출원의 범위 내에서 출원의 명세서‧도면을 대체하는 것(PLT, 우리나라 미가입) 등 3가지 유형의 ‘인용에 의한 포함’이 인정되고 있는데, 미국, EPO, 일본의 경우 이를 모두 인정하고 있다. 이 사건에서 문제 된 ‘인용에 의한 포함’과는 사안을 달리 하는 것이지만, PCT 혹은 PLT에서 인정되는 3가지 유형의‘인용에 의한 포함’에 대해서도 그 도입의 필요성에 대한 검토가 필요해 보인다.