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세종지적재산권연구소 게시판

LAW&IP 제13권 제2호 함영욱 "특허명세서 보정에 따른 ‘새로운 거절이유’의 발생과 보정각하"
LAW&IP 제13권 제2호 함영욱 "특허명세서 보정에 따른 ‘새로운 거절이유’의 발생과 보정각하"
작성자 김어진
조회수 67 등록일 2024.01.04
현행 특허법은 심사관이 거절이유를 발견한 경우, 출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하면서도, 제63조 제1항에서 재심사 청구 시 특허명세서의 보정에 따라 「새로운 거절이유」가 발생한 경우에는 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 직권으로 보정각하결정을 할 수 있도록 규정하고 있다. 이러한 현행 보정각하제도에서는 심사관이 재심사 청구 시 특허명세서의 보정에 대하여 새로운 인용문헌을 통해 「새로운 거절이유」를 발견한 경우에도 출원인에게 의견서를 제출할 기회를 주지 않고 재심사 청구 시의 보정을 각하할 수 있으므로, 출원인은 새로운 인용문헌에 의한 「새로운 거절이유」에 대하여 의견서를 제출할 수 있는 기회가 박탈되는 문제점이 발생한다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 특허법 제63조 제1항 거절이유통지 규정을 개정할 필요가 있다. 또한, 제63조 제1항 거절이유통지 규정 개정안에 따라 「새로운 거절이유」를 발견한 경우에는 재심사 청구 시 특허명세서의 보정에 대하여 의견서를 제출할 기회를 주지 않고 바로 보정각하 당하는 것을 방지하기 위하여 제51조 제1항을 개정할 필요가 있다. 
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